Komercializácia duševného vlastníctva na univerzitách: Prípadová štúdia prevodu práv

Za primárne poslanie univerzít sa tradične považuje vzdelávanie študentov a vedecká činnosť zahŕňajúca generovanie a disemináciu nových vedeckých poznatkov. Napriek tomu, že kľúčovými hráčmi na poli nových technológií sú stále prevažne súkromné spoločnosti, v uplynulých desaťročiach sa smerom komercializácie a monetizácie výsledkov svojho výskumu začali uberať aj univerzity, ktoré môžu byť významným zdrojom inovácií s komerčným potenciálom.

Môžeme teda povedať, že inovácie sa aj pre univerzity stali aktívami s potenciálom generovať zisk. Prenos poznatkov, znalostí, vedomostí alebo výsledkov manifestovaných v podobe určitej inovácie alebo technológie, do spoločenskej a hospodárskej praxe, sa nazýva transfer technológií. V prípadoch, keď dochádza aj k finančnému zhodnoteniu transferovanej technológie, môžeme hovoriť o komercializácii. Ak vynecháme priamy transfer zahŕňajúci zákazkový a spoločný výskum a konzultácie, tak komercializácia sa vo všeobecnosti realizuje prevodom práv duševného vlastníctva, udelením licencie alebo založením súkromnej spoločnosti či už s majetkovým podielom univerzity, alebo bez neho a z toho vyplývajúcim vplyvom na rozhodovacie procesy v spoločnosti (spinoff/spinout).

Pri transfere technológií čelia univerzity viacerým prekážkam. Z nich najzreteľnejšou, a dalo by sa povedať, že pre vedecko-výskumné inštitúcie (VVI) príznačnou, je nízky stupeň vývoja technológií (TRL, technology readiness level) vzniknutých na ich pôde. Dôsledkom toho je fakt, že technológie vytvorené na VVI sú iba v zriedkavých prípadoch pripravené na priamy vstup na trh. Ich konverzia na životaschopné a na trhu konkurencieschopné produkty a služby si vyžaduje dodatočné investície v podobe ďalšieho vývoja, či už samotnej technológie alebo následného produktu, poprípade služby, testovania, až po podporu v biznis oblasti.

Táto skutočnosť je obzvlášť viditeľná v oblasti Life Sciences, kde do hry vstupujú po finančnej, odbornej, ale aj časovej stránke mimoriadne náročné predklinické a klinické testovania alebo rôzne certifikácie, bez vykonania ktorých nie je možné produkt, proces, poprípade službu uviesť na trh. Pri komercializácii svojho duševného vlastníctva preferujú univerzity a iné VVI licencovanie, ktoré môže byť z dlhodobého hľadiska, najmä v prípade komerčného úspechu, rentabilnejšie pri súčasnom ponechaní si svojich práv. Navyše, v prípade nevýlučnej licencie je možné súčasné udelenie licencie viacerým stranám. V závislosti od zmluvných podmienok sa finančné plnenie zo strany nadobúdateľa môže viazať na generovanie zisku, čo pre neho znamená menšie riziko a tým pádom väčšiu otvorenosť k dohode.

Ako už bolo spomenuté vyššie, pri predaji práv k predmetu priemyselného vlastníctva dochádza k trvalej zmene vlastníckych práv. Tento spôsob komercializácie spravidla nezohľadňuje úspešnosť technológie na trhu a z toho vyplývajúce budúce zisky. Univerzity ho môžu preferovať najmä v prípadoch, keď má technológia nižšie TRL, poprípade nie je pripravená vstúpiť na trh alebo je nejakým spôsobom riziková.

Pravdepodobnosť úspešnosti transferu technológií a výber jeho spôsobu je ovplyvnený množstvom faktorov od vlastností vynálezu a jeho konkurenčnej výhody, cez úroveň TRL, oblasti techniky, robustnosti patentovej alebo inej priemyselno-právnej ochrany až po ochotu hlavných aktérov znášať riziká spojené s patentovaním a návratnosťou vynaložených investícií. V každom prípade, spôsob komercializácie je vždy výsledkom rokovaní a kompromisov, ku ktorým sú partneri ochotní pristúpiť. Nemenej dôležitým v celom procese je strategické plánovanie jednotlivých krokov, počnúc správnym načasovaním podania patentovej alebo inej prihlášky po určenie kanálov a spôsobov, ktorými budú potenciálni záujemcovia kontaktovaní.

V oblasti Life Sciences je dôležitosť strategického plánovania ešte zreteľnejšia, keď nesprávne načasovanie ktoréhokoľvek kroku môže úplne zmariť, poprípade významne znížiť pravdepodobnosť komercializácie vynálezu alebo jeho cenu. Koncom roka 2022 sa Univerzite Komenského v Bratislave (UK), Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Masarykovej univerzite v Brne (MUNI) podarilo formou prevodu práv komercializovať spoločný vynález. V rámci slovenských univerzít išlo o prvý oficiálny prevod práv duševného vlastníctva.

Tento administratívne náročný proces si vyžadoval koordinovanú spoluprácu všetkých zúčastnených strán, množstvo rokovaní, plánovania, ale aj kompromisov a podpory zo strany vedenia jednotlivých univerzít. Vzhľadom na komplexnosť celého procesu boli v rámci univerzít zapojené viaceré oddelenia či úseky vrátane právneho a ekonomického, pričom na UK celý proces manažovalo Centrum transferu technológií UK (CTT UK). Predkladaný článok sa zameriava na vybrané otázky súvisiace s prevodom práv k predmetu priemyselného vlastníctva z prostredia verejnej vysokej školy do zahraničnej súkromnej spoločnosti.

Príspevok nemá slúžiť ako návod, podľa ktorého je potrebné postupovať, môže však poskytnúť odpovede na viaceré otázky súvisiace s procesom prevodu. Jednotlivé kroky sú usporiadané chronologicky a pre prehľadnosť sú rozdelené do podkapitol. Podľa § 11 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) je povinnosťou zamestnancov bezodkladne upovedomiť svojho zamestnávateľa o vytvorení vynálezu, ktorý vznikol v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu alebo členského vzťahu a právo na riešenie patrí zamestnávateľovi (zamestnanecký režim).

Táto povinnosť bola v súlade s patentovým zákonom a vnútorným predpisom upravujúcim nakladanie s právami duševného vlastníctva na UK zo strany pôvodkyne vynálezu splnená. Keďže nová technológia spĺňala všetky podmienky na čerpanie prostriedkov z patentového fondu Národného centra transferu technológií SR (PF NCTT SR), ako aj na získanie podpory v rámci národného systému podpory transferu technológií, požiadavky na financovanie správnych poplatkov súvisiacich s podaním patentovej prihlášky a na úhradu služieb patentovej kancelárie boli schválené.

V zmluve o spolumajiteľstve sa zmluvné strany dohodli, že sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie na komercializáciu predmetu priemyselného vlastníctva a aktívne vyhľadávať potenciálnych nadobúdateľov licencie. Pôvodným zámerom UK bola komercializácia vynálezu prostredníctvom udelenia licencie, pričom do úvahy prichádzala aj široko koncipovaná výlučná licencia. Tento spôsob však pravdepodobne nekorešpondoval so zámermi budúceho nadobúdateľa, ktorý sa vyjadril, že má záujem o nadobudnutie práv k uvedenému predmetu priemyselného vlastníctva vrátane práv z patentových prihlášok.

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o VŠ) upravujúci postavenie a poslanie vysokých škôl, ani zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov (zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií), neobsahujú ustanovenia upravujúce nakladanie s duševným vlastníctvom v majetku verejných vysokých škôl.

Podľa zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií sú za majetok považované veci hnuteľné a nehnuteľné, pohľadávky a iné majetkové hodnoty, medzi ktoré môžeme zaradiť aj práva duševného vlastníctva, avšak osobitné pravidlá upravujúce nakladanie s právami duševného vlastníctva tu, na rozdiel od nakladania s hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom, absentujú. Aktuálne platná legislatíva zároveň neobsahuje špecifické ustanovenia, ktoré by verejné vysoké školy v nakladaní s ich duševným vlastníctvom obmedzovali alebo ho nejakým spôsobom zakazovali, ako je to napríklad v prípade štátnych vysokých škôl, a tak podľa niektorých autorov (Klinka, 2020) môžu verejné vysoké školy pristúpiť aj k prevodu duševného vlastníctva, ktoré majú vo svojom majetku (podrobnejšie je téma spracovaná v článkoch Klinka, 2020; Bačárová, 2021).

Základom pre vznik nehmotného majetku z účtovného a následne aj daňového pohľadu je existencia majetkového práva, resp. práva na riešenie duševného vlastníctva. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (zákon o účtovníctve) oceňuje vlastnými nákladmi. Za vlastné náklady sa pritom považujú všetky preukázané priame náklady, ktoré boli vynaložené na vývoj a tiež nepriame náklady, ktoré bezprostredne súviseli s vytvorením nehmotného majetku.

Vo všeobecnosti možno za priame náklady považovať tie výdavky, ktoré tvoria podstatu majetku, môže teda ísť o mzdy pracovníkov, ktorí sa na vytváraní majetku vlastnou činnosťou podieľali, ďalej môže ísť o použitý materiál, spotrebované energie, služby a poplatky súvisiace s registráciou predmetu duševného vlastníctva. Pre správne zaradenie duševného vlastníctva do majetku treba v prvom rade určiť, či sú naplnené podmienky nehmotného výsledku z vývojovej a obdobnej činnosti, teda podmienky podľa § 27 ods. 1 až 5 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších opatrení (postupy účtovania).

V ideálnom prípade by mali byť relevantné prípady vzniku duševného vlastníctva na univerzite účtovne evidované, a to bez ohľadu na to, či dôjde k ich komercializácii. Momentálne sa zdá, že najrealistickejší a prakticky najvykonateľnejší je model, keď pôvodcovia v súčinnosti s univerzitným centrom transferu technológií, poprípade s finančnými manažérmi projektov, určia moment začatia vývojovej fázy, teda fázy, ktorá predstavuje aplikáciu zistení výskumu a zároveň určia rozsah reálne vynaložených nákladov súvisiacich s vytvorením predmetu duševného vlastníctva v priebehu tejto vývojovej fázy.

Na tomto mieste by sme chceli tiež zdôrazniť, že podľa zákona o účtovníctve sa ocenenie reálnou hodnotou, t. j. znaleckým posudkom, pri dlhodobom nehmotnom majetku vytvorenom vlastnou činnosťou nevyužíva. V prípade, že by bol súčasťou prevodu hmotný substrát, UK by musela postupovať v zmysle zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, ktorý upravuje nakladanie s hnuteľnými a nehnuteľnými vecami a pohľadávkami a tiež zákona o VŠ, čo znamená, že súhlas kolektívnych orgánov by bol nevyhnutný. Nakoľko UK v tomto prípade prevádzala právo na riešenie tvoriace predmet duševného vlastníctva vrátane prevodu práv z patentových prihlášok, súčasťou prevodu teda nebol hmotný substrát, súhlas kolektívnych orgánov UK s týmto krokom potrebný nebol.

Pre zaujímavosť spomenieme, že iná situácia by bola v prípade komercializácie formou zakladania spinoff, kde sa podľa § 41 ods. 3 písm. Podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (zákon o DPH) je dodaním služby každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru, vrátane prevodu práva k nehmotnému majetku, vrátane poskytnutia práva k priemyselnému vlastníctvu alebo inému duševnému vlastníctvu. Miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania.

Nakoľko bola nadobúdateľom, resp. prijímateľom služby súkromná spoločnosť so sídlom v Českej republike, miestom dodania služby bola ČR. Zároveň bol nadobúdateľ práv k predmetu duševného vlastníctva, v súlade s čl. 18 Nariadenia Rady 282/2011 EÚ, považovaný za zdaniteľnú osobu. Keďže UK v zmluve o prevode duševného vlastníctva konala v postavení zdaniteľnej osoby, pri dodaní služby zdaniteľnej osobe z iného členského štátu uplatnila prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia. Plnenie teda nepodliehalo slovenskej sadzbe dane z pridanej hodnoty, ale prenosu daňovej povinnosti, čo bolo v súlade s § 74 ods. 1 písm.

Podľa § 17 ods. 4 zákona o vysokých školách je pri predaji dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku verejná vysoká škola povinná previesť všetky finančné prostriedky z jeho predaja na samostatný bankový účet verejnej vysokej školy vedený v Štátnej pokladnici. Zároveň je však potrebné zohľadniť všetky zákonné a skoršie zmluvné povinnosti, ktorými je UK viazaná, a preto by tieto nemali byť predmetom rozhodovania SR UK. Ako už bolo spomenuté vyššie, uvedená technológia bola v procese zabezpečovania priemyselno-právnej ochrany podporená z PF.

Na základe zmluvy o združení Národné centrum transferu technológií SR (zmluva o NCTT SR) uzatvorenej medzi UK, CVTI SR a ďalšími vysokými školami a VVI v znení dodatku č. 1, vznikla UK povinnosť odviesť do PF poplatok vo výške 10 % z príjmov z úspešne realizovanej komercializácie podporenej technológie za účelom prispenia k dosiahnutiu jeho dlhodobej samofinancovateľnosti. Následne čl. III písm. j) predpisu č. Teda až suma „očistená“ o tieto zákonné a zmluvné povinnosti UK môže byť predmetom rozhodovania SR UK.

SR UK bol predložený návrh na rozdelenie odmeny medzi oprávnené subjekty, ktorý vychádzal zo smernice o ochrane a správe práv priemyselného vlastníctva na Univerzite Komenského v Bratislave. Čo sa týka určenia účelu použitia finančných prostriedkov, je potrebné vychádzať z dodatku č. 2 k zmluve o NCTT SR. UK sa týmto dodatkom zaviazala akékoľvek zisky získané v dôsledku podpory a úspešnej komercializácie technológie na základe zmluvy o NCTT SR opätovne investovať do svojej hlavnej činnosti, ktorou je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie alebo tvorivá umelecká činnosť.

§ 11 ods. 7 patentového zákona zakotvuje právo pôvodcu na dodatočné vyrovnanie, ak primeraná odmena vyplatená pôvodcovi podľa § 11 ods. 6 patentového zákona nezodpovedá prínosu dosiahnutému neskorším využitím alebo iným uplatnením zamestnaneckého vynálezu alebo ak bola odmena zamestnávateľom určená paušálnou sumou bez zohľadnenia podmienok podľa odseku 6. § 11 ods. Dodatočné vyrovnanie sa pôvodkyni vypláca na základe dohody o dodatočnom vyrovnaní.

Vzhľadom na to, že predmetom prevodu boli práva k zamestnaneckému vynálezu vytvorenému počas pracovnej doby pôvodkyne vynálezu, ide v tomto prípade o príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (zákon o dani z príjmov). V rámci monitoringu príjmov z hospodárskej činnosti v dôsledku podpory na základe zmluvy o NCTT SR a úspešnej komercializácie podporených predmetov priemyselného vlastníctva, ku ktorému sa UK zaviazala v dodatku č. 2 zmluvy o NCTT SR je UK povinná zdokladovať reinvestovanie príjmu vygenerovaného prevodom duševného vlastníctva do svojich hlavných činností, a to v súlade s podmienkami Metodiky preukazovania podmienok štátnej pomoci pre výskumné organizácie a výskumné infraštruktúr.

Prehľad komercializačných aktivít

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad kľúčových aspektov komercializačných aktivít, ktoré boli spomenuté v článku:

tags: #brno #sukroma #vysoka #skola #rezie

Populárne príspevky:

• Nutričné hodnoty Figaro Višňa
• Krém vs. olej: Čo je lepšie pre vašu pleť?
• Chrumkavé tekvicové jadierka
• Šľahačkový krém s ovocím na plnku
• Pečené mäso a dusené jablká: netradičná kombinácia